Предварительный отказ, вынесенный в отношении международной регистрации товарного знака по Мадридской системе, не обязательно означает окончательный отказ в охране в указанной юрисдикции.
Мадридская система позволяет владельцу товарного знака испрашивать охрану в нескольких юрисдикциях через одну международную регистрацию. Однако каждое указанное национальное или региональное ведомство рассматривает знак по собственному законодательству и может отказать в охране полностью или частично.
Если указанное ведомство выявляет препятствия для предоставления охраны, оно может вынести предварительный отказ. Во многих случаях владелец может ответить, представив доводы, доказательства, изменения или иные материалы в установленный срок.
Дальнейшее производство обычно ведётся непосредственно перед национальным или региональным ведомством, вынесшим отказ, и в зависимости от юрисдикции может требовать участия местного патентного поверенного по товарным знакам или иного уполномоченного представителя.
Важно: Сроки ответа на предварительные отказы зависят от конкретной юрисдикции. Пропуск срока может привести к утрате возможности преодолеть отказ на соответствующей территории.
Предварительный отказ — это уведомление указанного национального или регионального ведомства о наличии препятствий для предоставления охраны международной регистрации товарного знака на данной территории.
Отказ может касаться всех товаров и услуг или только части перечня. Он может быть основан на характеристиках самого обозначения, более ранних правах третьих лиц или иных требованиях применимого законодательства.
Предварительный отказ не всегда является окончательным. Во многих юрисдикциях владелец имеет возможность представить ответ и продолжить делопроизводство в ведомстве, вынесшем отказ.
Хотя международная регистрация администрируется централизованно ВОИС, экспертиза охраны в каждой указанной территории проводится соответствующим национальным или региональным ведомством.
После вынесения предварительного отказа дальнейшая процедура регулируется законодательством и практикой юрисдикции, вынесшей отказ.
Это означает, что стратегия ответа должна учитывать местные правила, допустимые доводы, стандарты доказывания, процессуальные документы, языковые требования и правила представительства.
Основания предварительного отказа различаются по юрисдикциям, но обычно делятся на абсолютные и относительные основания.
К абсолютным основаниям могут относиться отсутствие различительной способности, описательный характер, родовые или общеупотребительные элементы, вводящий в заблуждение характер обозначения, противоречие публичному порядку или морали, а также несанкционированное использование охраняемых элементов.
К относительным основаниям может относиться сходство до степени смешения с более ранними товарными знаками, более ранними заявками, общеизвестными знаками или иными ранее возникшими правами третьих лиц.
Некоторые ведомства проверяют как абсолютные, так и относительные основания для отказа, тогда как другие ограничивают экспертизу отдельными критериями охраноспособности.
В таких системах конфликты с более ранними правами обычно рассматриваются не в ходе первичной экспертизы, а в рамках процедур возражения после публикации заявки.
Надлежащий ответ зависит от оснований отказа, местного законодательства, имеющихся доказательств, коммерческой значимости знака и общей стратегии владельца в отношении товарных знаков. На практике могут использоваться:
Во многих случаях результат зависит не только от правовой позиции, но и от соблюдения процессуальных требований соответствующего ведомства.
Сроки ответа определяются законодательством указанной страны или региональной системы и могут существенно различаться.
Сроки для подготовки ответа устанавливаются законодательством соответствующей страны и могут существенно различаться. Например, в Таджикистане срок ответа составляет 2 месяца, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане – 3 месяца, в России, Узбекистане – 6 месяцев. Возможность продления также устанавливается местным законодательством.
Важно: Предварительный отказ следует проанализировать сразу после получения. Даже если продление возможно, задержка может сократить время на назначение местного представителя, сбор доказательств и подготовку доводов.
Своевременный и надлежащим образом подготовленный ответ может помочь преодолеть отказ и обеспечить охрану международной регистрации в указанной юрисдикции.
Регистрация товарных знаков по международной процедуре и централизованное управление полученной регистрацией.
Ответы на запросы экспертизы, возражения и предварительные отказы.
Возможности обжалования после окончательного отказа по товарному знаку в национальных процедурах.