Запросы экспертизы и предварительные отказы по товарным знакам

После подачи заявки на товарный знак её экспертиза обычно включает несколько процедурных этапов. Конкретная процедура зависит от юрисдикции: в одних странах ведомство проводит как формальную экспертизу, так и экспертизу заявленного обозначения по существу, в других — проверяет только отдельные критерии и публикует заявку для возможных возражений третьих лиц.

Запросы ведомства могут касаться формальных вопросов, классификации товаров и услуг, отсутствующих документов, заявлений о приоритете, различительной способности обозначения, конфликтов с более ранними правами или иных препятствий для регистрации.

Надлежаще подготовленный ответ может помочь сохранить заявку, ответить на возражения эксперта и повысить шансы на успешную регистрацию товарного знака.

Важно: Запрос или предварительный отказ не всегда означает, что регистрация невозможна. Во многих случаях заявитель может представить доводы, пояснения, доказательства или внести необходимые изменения в установленный срок.

На первом этапе ведомство по товарным знакам обычно проверяет соответствие заявки формальным требованиям подачи.

Формальная экспертиза может включать проверку:

• полноты и правильности документов заявки;
• сведений о заявителе;
• классификации и перечня товаров и услуг;
• изображения заявленного обозначения;
• соблюдения требований к подаче и оформлению;
• уплаты официальных пошлин;
• приоритетных документов, если заявлен приоритет.

Если выявлены недостатки, ведомство может направить запрос формальной экспертизы с требованием исправлений, дополнительных документов или пояснений.

Такие запросы обычно касаются формы и полноты заявки, а не возможности регистрации самого обозначения.

После формальной проверки во многих юрисдикциях проводится экспертиза заявленного обозначения по существу.

В ходе экспертизы по существу ведомство может оценивать, может ли товарному знаку быть предоставлена охрана по применимому законодательству.

В зависимости от юрисдикции экспертиза может включать абсолютные основания, относительные основания или только отдельные категории возражений.

Если ведомство по товарным знакам приходит к выводу о наличии препятствий для регистрации, оно может вынести решение / уведомление о предварительном отказе или иной аналогичный документ в зависимости от юрисдикции.

Предварительный отказ обычно содержит ссылки на абсолютные и/или относительные основания и предоставляет возможность представить возражения, дополнительные доказательства или правовые аргументы.

В зависимости от случая предварительный отказ может быть преодолён посредством:

• подготовки мотивированного ответа;
• ограничения или уточнения перечня товаров и услуг;
• представления доказательств использования или приобретённой различительной способности;
• получения согласия владельцев более ранних прав;
• корректировки подхода к регистрации, если это юридически и процедурно возможно (например, выделение заявки, внесение незначительных изменений в обозначение и др.).

Стратегия ответа зависит от оснований, указанных ведомством, применимого права, имеющихся доказательств, коммерческой значимости обозначения и общей стратегии заявителя по товарным знакам.

Практика экспертизы товарных знаков существенно различается между юрисдикциями.

В одних странах ведомство проверяет как абсолютные, так и относительные основания. В других ведомство в основном рассматривает абсолютные основания, а конфликты с более ранними правами разрешаются через процедуры возражений после публикации.

Поэтому стратегия ответа, подходящая в одной юрисдикции, может быть неприменима в другой.

Сроки экспертизы также могут различаться в зависимости от страны, процедуры, загруженности ведомства, возражений эксперта, дополнительных доказательств и возможных действий третьих лиц.

Для международных регистраций товарных знаков по Мадридской системе экспертиза распределяется между ВОИС и указанными национальными или региональными ведомствами.

ВОИС проводит формальную проверку международной заявки, а затем уведомляет выбранные юрисдикции или региональные системы.

Экспертиза по существу проводится национальными или региональными ведомствами по их собственному законодательству и практике экспертизы.

По международным регистрациям ведомства указанных стран обычно должны сообщить о предварительном отказе в течение 12 месяцев, а для ряда юрисдикций – до 18 месяцев с даты уведомления о международной регистрации.

Ответ на такие отказы часто требует координации с местными представителями, включая патентных поверенных или консультантов по товарным знакам в соответствующей юрисдикции.

По международным регистрациям см. также нашу отдельную страницу о предварительных отказах по Мадридской системе.

• анализ запросов формальной экспертизы, возражений экспертизы по существу и предварительных отказов ведомства
• подготовка ответов на запросы экспертизы;
• оценка абсолютных и относительных оснований для отказа;
• подготовка доводов, пояснений и подтверждающих доказательств;
• координация с местными представителями по иностранным отказам или отказам по Мадридской системе;
• взаимодействие с национальными и региональными ведомствами по товарным знакам;
• сопровождение дальнейшей стратегии, если отказ не удаётся полностью преодолеть на стадии экспертизы.

Своевременный ответ на возражения экспертизы может помочь сохранить заявку и продолжить процедуру регистрации.